原标题：观点 | 商标显著性的退化及其对侵权判定的影响 —— 从“咖啡伴侣”案谈起 （中） 来源：天达共和法律观察 作者：冯超
商标的显著性，又称商标的区别性或识别性，即商标能起到区别作用的特性[1]。各国商标法都将显著性作为商标最重要的构成要件。根据TRIPS协定，显著性是指是否具备区分商品或服务的能力，显著性也是判断某一标志可否注册为商标的唯一决定性因素。[2] 我国《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。同时，《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。上述法律规定从实证法方面确立了我国《商标法》对于商标显著性的基本要求。然而，实践中显著性问题远比法条来的复杂。本文尝试对于围绕显著性的几个问题做简单讨论。前文请见链接《商标显著性的退化及其对侵权判定的影响 —— 从“咖啡伴侣”案谈起 （上）》。
03
显著性退化以及影响
1、显著性的退化
（1）退化的基本原理
根据商标法原理，商标的显著性不是一成不变的，而是根据商标使用和市场原因发生变化。因此，显著性较低的商标，可能通过使用获得较强的显著性；反之显著性较高的商标，也可能因为使用和市场原因导致弱化甚至丧失显著性，沦落为通用名称。对于丧失显著性的通用名称，任何人可以申请撤销。比较典型的有阿司匹林（Aspirin）、赛洛芬（Cellophane）、尼龙（Nylon）等，都曾经是具有显著性的商标，后来退化成通用名称。我国《商标法》第四十九条第二款也规定，注册商标成为其所核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
（2）显著性的退化：内因性还是外因性？
作为商标权人为了保持和强化商标的显著性，应当采取必要措施防止商标退化。但是，如果商标权人采取有效维护商标显著性，对于“显著性退化”没有过错，而显著性退化是由注册人以外的其他主体的行为导致的条件下，是否应该在法律上认定商标显著性的丧失或者退化，则有不同看法。例如在美国商标法中，存在一种认识，认为显著性丧失判断是以相关公众的认知的客观标准作为最终标准。比如，在“Thermos”案[17]中，法院认为检验（是否成为通用名称）的标准不是公众是否有其他的选择，而是公众对于该字词在使用中的理解是什么。这里的实际情形是，公众已经习惯于使用“Thermos”称呼真空暖水瓶，那么该词汇应当被认为属于通用名称。
本文认为，商标显著性的退化判定，应当充分注意到注册人为维持商标显著性所作的努力。如果商标注册人采取积极措施维护和强化商标的显著性，所谓的“退化”是由于其他市场竞争主体未经许可的使用行为所导致，那么注册商标的显著性不应当被认定为“退化”，其理由如下。
2、商标法四十九条第二款和显著性退化的归因
首先，从我国商标法的立法角度，基于显著性缺失而导致的权利丧失的法律依据有第十一条和第四十九条。其中第十一条所指的情形是商标标志内容自始不具备显著性，该条与四十四条第一款结合可以判定不具备显著性的商标无效。同时，2014年修改商标法增加了第四十九条。该条规定了商标退化成为通用名称后，任何单位、个人可以提出撤销。比较两者，可以发现如下问题。
从立法体系上，我国《商标法》第十一条属于第一章总则，第四十四条第一款属于第五章“注册商标的无效宣告”；与此相对，第四十九条属于第六章“商标使用的管理”。这种体系体现了第四十九条是围绕“商标的使用”这一问题展开的。那么，对于谁是“使用”行为的主体这一问题，第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正，期满不改正的，由商标局撤销其商标。第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该商标。从两款的结构可以推断，第二款的主语就是“商标注册人”。此外，第四十九条第二款将“成为通用名称”或“连续三年不使用”两个谓语并列，也可以推断其共同的主语必然是“商标注册人”。
根据上述分析，商标法第四十九条第二款的主语可以推断是商标注册人。因此，只有可归咎于商标注册人的原因导致的显著性退化才能够适用该条提起撤销。这种理解，在欧盟商标法中的得到了印证，有学者指出，欧盟商标法规定，只有因注册人自己的积极作为或者消极不作为导致的退化才要承担被撤销的法律后果。[18]
其次，行业竞争者的侵权行为不能导致显著性的退化和丧失。根据上述分析明确因为显著性退化的原因必须是“商标注册人“之后，可以进一步分析如果导致所谓“退化”的原因是其他竞争者未经许可使用相同或者近似商标所导致（下称“未授权使用”），应当怎样考虑。
具体讲，商标显著性的退化和丧失并不是一个突发性事件，而是一个相对长期的过程。首先，作为已注册商标，其商标的显著性的存在应当是一个可以初步认定的事实。在商标的使用过程中，如果商标权利人对于商标进行了合乎法律要求的使用并采取积极措施维持其显著性，商标的显著性不会“退化”或丧失。只有在以下两种情况下才可能出现“退化”或丧失的可能性。
（1）非注册人的原因导致的“显著性退化”
在商标显著性仍处于注册所要求的正常水平上条件下，其他市场主体在这一时期未经许可在其相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为会造成相关公众对商品来源的混淆，进而构成侵权。根据下述（3）的分析，判断商标是否具有显著性，应当以侵权标志开始使用时相关公众的认知为准。那么，除非因注册人自己的积极作为（比如：自己将商标作为通用名称使用）或者消极不作为（如对侵权行为放任，侵权泛滥，导致商标符号的识别功能退化），显著性应当是完好无损的。在此之后，即便出现了所谓“退化”的表象，这种“退化”是在商标尚且具有显著性的阶段（侵权标志开始使用时），侵权人和侵权行为的不断扩大及泛滥所导致。那么，我们是应当否定这种侵权导致的退化，保护注册商标，还是应当承认这种因违背权利人意志和法律的侵权行为的扩大、泛滥导致的所谓“退化”呢？如果我们承认这种 “退化”，判定后续的商标侵权不成立，则意味着在侵权开始之后，侵权者、侵权行为越多，则侵权越合法的“法不责众”的奇怪后果，也意味着鼓励侵权人通过更多的侵权性使用造成“退化”的既成事实，这与商标法的原则和初衷显然是相悖的。郑成思先生曾经有一个著名的论断，侵权行为不应产生新的权利。[19] 同样，本文认为，除非可归结于权利人的原因，其他主体的侵权行为不能产生新的权利，则更不应该导致原权利本身的消灭，或限缩原权利的保护范围。
这种认识在《商标审查审理指南》（《“审查指南》”）也得到了印证，《审查指南》第二部分、第七条规定，对经过使用取得显著性的商标的审查，应考虑相关公众对该商标的认知情况，申请人实际使用该商标的情况以及该商标经过使用取得显著特征的其他因素。
（2）注册人的使用不当导致的显著性退化
如果注册人在商标使用中对于自己的注册商标没有依法进行使用，确因自己的原因造成显著性退化的结果，则可以依照商标法第四十九条第二款的规定撤销该商标注册。比如，商标注册人因自身的过错将商标作为通用名称进行使用，抑或对于侵权性使用消极放任，导致显著性的退化。
（3）显著性退化考量的时间应当以侵权标志使用开始时为标准
由于显著性是一个动态的变化过程，那么由因其作用于近似判断上所得出的结果也应当是一个变量。那么，到底以商标何时的显著性水平为标准进行比较，就会不可避免的影响到比对的结果。对此，我国商标法没有明确规定。我们从下列比较法角度做简要分析。
在欧盟审理的Levis案中，欧共体法院判决指出，法院判断商标是否具有显著性，应当以侵权标志开始使用时相关公众的认知为准；如果国内法院认定被诉标志开始使用时侵犯了商标权，则应当禁止此标识的使用；如果商标的确已经由于商标权人的作为或者不作为丧失了显著性，从而符合了商标撤销的要件，法院不必禁止有关标志的使用。[20]
上述判决以被诉侵权标志开始使用时作为标准具有合理性。一方面，作为被诉侵权人，在原告注册商标的显著性动态变化中，决定其使用是否合法的基点应该是开始使用的时间，因为被诉侵权人只能在这个基础上进行判断，其使用是否合法，早于此时点的情况其无法掌握，晚于此时点的情况实际上混杂了被诉侵权人和其他使用人对于商标显著性判定的反作用，是无法作为准确的时间标准的。
（4）小结
综上，本文认为，总结上述观点可以说明，判定商标显著性的退化应充分考虑权利人的作用。除非因注册人的积极作为或者消极不作为所导致，商标显著性不应当被认定为法律上的退化，商标权利不应当丧失，其权利范围也不应当被限缩。反之，由于其他侵权人的侵权使用对于显著性的影响，应当不予考虑。特别是在确权程序中被确认显著性的商标，在侵权中对其显著性应当予以认可。
在“咖啡伴侣”案中，相关证据显示，雀巢针对“咖啡伴侣”商标持续、积极进行保护，对于该商标的使用也一直依照法律规定实施，不存在积极破坏或者消极不保护商标导致的显著性“退化”。其间，云南后谷和昆明后谷先后在2009年和2018年先后两次以显著性问题为理由提起无效申请和撤销申请，均未能在法律上否定雀巢“咖啡伴侣”商标的有效性，足以说明该商标客观上具有正常的显著性。
退一步说，按照前文分析，即便由于侵权使用的发生和扩大导致商标显著性“事实上”的退化，这种退化也不应当被认定为法律上的退化并用来判定和限缩商标的保护范围。
04
显著性与知名度的关系
如前所述，显著性的强弱是一个动态的变量。那么，显著性的变化与商标知名度变化的关系如何，是一个值得重视的问题。本文认为显著性的变化与知名度的变化应当是在同一个时期内发生的同向变化，即知名度的提升应当伴随显著性的强化，理由如下。
如前所述，显著性分为固有显著性和获得显著性，其中固有显著性的强度来源于标志本身，是由标志的内容及其与指定商品性质的关系决定的；而获得显著性（也称“第二含义”）则来源于商标的使用。商标的使用，包括商品的销售、广告等商业性使用越广泛，越频繁，则在相关公众心目中商标与商标权人的之间的联系就越牢固，越紧密，也就意味着商标的显著性越强。大量的销售和广告，形成消费者看到这个商标标识就会自然想到权利人，也就是商标显著性（包括固有显著性或获得显著性[21]）强化的过程。比如耐克运动的
商标本来显著性并不高，但是由于大量的使用，导致消费者将这个标志与运动厂商耐克牢固联系在一起并形成了唯一的指向性联系；再比如，
其本身的显著性也比较低，但是由于长期、大量的使用行为，使得该标志获得了升华，其代表的含义超越了标识内容的本身而形成了第二含义。值得注意的是，这个第二含义形成和强化的过程就是显著性产生和强化的过程，也就是说知名度的提升和商标的识别功能的产生和强化实际上是同一个过程。从相反方向也可以假设一下，有没有一种商标知名度不断上升，越来越知名，然而它的显著性却不断降低；导致相关公众虽然知道这是一个著名的牌子，但是不知道属于哪家的品牌，或者认为它是一个“知名但无主”商标的情形？生活经验告诉我们这是不可能的，因为正如下面的人物志三角形所表现的那样，品牌知名度的提升必然伴随者商标标识识别性的提升和指向性的提升，这两个过程是同时且同向完成的。有学者形象的将这个关系形容为，“倘不知名，即不辨物”，“名不辨物，则见识不显”[22]。
由于《反不正当竞争法》对于知名商品特有名称、包装、装潢的保护等同于与未注册商标的保护。这种推理，在2017年《反不正当竞争法》的修改中也有所体现。新的反不正当竞争法第六条第一款第（一）项规定，将1993年反不正当竞争法的“（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品” 修改为“（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”。这一修改，将客体的“商品知名性”要件与“名称、包装、装潢的特有性要件”两个要素合为一体成为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”，究其本质，是因为在保护客体方面并不存在两种“知名商品”，一种具有“特有名称、包装、装潢”，另一种不具有“特有名称、包装、装潢”。恰恰相反，所有的知名度的产生和提升的过程，就是显著性（特有性）产生和提升的过程。换言之，知名度的产生与显著性（特有性）的产生实为一体两面。
从上述分析可以看出，商标通过使的知名度得到提高与显著性得到强化是同时、正向变化的过程。不应存在由于商标使用不断提高商标知名度的同时，显著性却反而下降的可能。这也解释了在大量商标法律条文中都将商标的知名度和显著性并列作为共同的要素进行考量[23]。我们将在《商标显著性的退化及其对侵权判定的影响 —— 从“咖啡伴侣”案谈起（下）》详尽分析商标显著性退化对于商标近似判定的影响，敬请关注。
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[17]．King-Seeley Thermos Co．， Aladdin Industries， Inc．， 321 F． 2d 577 （2d Cir． 1963）
[18]．《商标法》 黄晖 著 2016年1月 第二版 第106页
[19]．《“武松打虎”图法院判决及行政裁决引发的思考》郑成思 《法律适用， 1997年第10期
[20]．C-145/05 Levis 案判决书第19、35-36段；《欧盟知识产权法》 李明德、闫文军、黄晖、合中林著2010年5月第一版 第488页
[21]．“固有显著性，也需要通过附注有商标的商品行销于市或广告宣传手段才能真正实现，这一事件可长可短，但是这一过程却客观存在”。引自《商标法的符号学分析》彭学龙著 2007年5月第一版 第141页
[22]．《红罐黄字指向“王老吉”还是“加多宝”》黄晖 著 http://www.powernation.cn/nshow.asp?ncid=42&nid=hz8xUL==&c=3
[23]．如《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释[2017]2号） 第十二条；《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发（2010）12号）第16条；《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）第3号）第十条；2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第11.3条、第13.5条、第15.8条、第17.3条等
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